中國首例主動加入美國337知識產(chǎn)權(quán)調(diào)查訴訟案勝訴
2009-4-9 23:10:00 來源:物流天下 編輯:56885 關(guān)注度:摘要:... ...
“繃緊神經(jīng),時刻準(zhǔn)備著”
美國《1930年關(guān)稅法》的“337條款”殺傷力很強(qiáng),其附帶的“普遍排除令”和“有限排除令”更是成為美國本土企業(yè)打擊外來企業(yè)最常用的措施和手段。
2006年1月,作為柳州兩面針旗下的一家子公司,鹽城捷康三氯蔗糖制造有限公司在江蘇省射陽縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)內(nèi)順利建廠,主營甜味劑三氯蔗糖生產(chǎn)業(yè)務(wù)。
當(dāng)周圍人都沉浸在建廠的欣喜之中時,作為公司總經(jīng)理的安立軍開始考慮公司下一步的發(fā)展,他希望未來的捷康不僅能成為三氯蔗糖國內(nèi)生產(chǎn)的佼佼者,還能打開歐美等高端市場,走向世界。
而以貿(mào)易公司起家的安立軍深知,將中國產(chǎn)品推向國際特別是歐美市場遠(yuǎn)沒有想像地那么容易。長期的經(jīng)驗(yàn)告訴他,對于高端、高利潤的產(chǎn)品來說,進(jìn)入歐美市場,很容易遇到知識產(chǎn)權(quán)糾紛。其中要數(shù)源自美國《1930年關(guān)稅法》的“337條款”殺傷力最強(qiáng),其附帶的“普遍排除令”和“有限排除令”更是成為美國本土企業(yè)打擊外來企業(yè)最常用的措施和手段。中國的電池、木地板、電子產(chǎn)品、橡膠等產(chǎn)品的生產(chǎn)企業(yè)在出口美國時都曾遭受337調(diào)查,面臨知識產(chǎn)權(quán)訴訟。
同樣關(guān)注捷康成長的,公司常年法律顧問———北京仁和律師事務(wù)所的董海鋒十分了解安立軍這種擔(dān)憂。他知道早在安立軍經(jīng)營貿(mào)易公司的時候,就曾與美國三氯蔗糖生產(chǎn)巨頭泰萊公司產(chǎn)生過一些貿(mào)易摩擦和不愉快。另外,從美國泰萊三氯蔗糖公司當(dāng)時在美國乃至全球所占有的市場份額及壟斷霸主地位來推斷,董海鋒也認(rèn)為一旦有外來企業(yè)想要進(jìn)軍歐美市場,撼動泰萊的霸主地位,美國泰萊公司一定會毫不猶豫地站出來反對,甚至不惜動用法律手段。
相同的看法讓兩個人并肩站在了一起。此后一年多時間里,安立軍和董海鋒帶領(lǐng)公司為未來可能發(fā)生的訴訟做足了思想和物質(zhì)上的準(zhǔn)備。
除一般提到的參加訴訟所需的人力、物力和金錢外,捷康在三氯蔗糖生產(chǎn)工藝自主知識產(chǎn)權(quán)研發(fā)上花足了心思,圍繞三氯蔗糖產(chǎn)品就申請了7項中國專利和4項國際專利,并先后通過ISO9001、HACCP、KOSHER、HALAL等多項國際產(chǎn)品認(rèn)證。在產(chǎn)品準(zhǔn)備出口美國之前,還特別聘請美國律師事務(wù)所將捷康的生產(chǎn)專利與美國泰萊公司進(jìn)行了比對和專題調(diào)查,并根據(jù)調(diào)查結(jié)果,請美國律師事務(wù)所出具了專利不侵權(quán)的證明,為今后泰萊公司可能發(fā)起的“337調(diào)查”或?qū)@V訟做好了準(zhǔn)備。
“我就知道,泰萊可能會起訴。所以我們繃緊神經(jīng),時刻準(zhǔn)備著。”安立軍對記者說。
多年的律師經(jīng)驗(yàn)告訴董海鋒,一旦今后美方在主法院對捷康提起訴訟,手頭的材料可以保證公司在主觀上沒有過錯。即使最終美方?jīng)]有發(fā)起訴訟,在歐美市場上的不侵權(quán)調(diào)查也可以成全客戶對公司的信任,免除客戶所經(jīng)營產(chǎn)品被判為侵權(quán)產(chǎn)品帶來的連帶賠償責(zé)任。
“打他個措手不及”
過去,中國企業(yè)在面對美國“337調(diào)查”時往往選擇消極避訴,美國企業(yè)絕不會想到如今竟會有中國企業(yè)主動愿意“趟渾水”。
預(yù)感的麻煩果然來了。2007年4月6日,英國泰萊科技有限公司和美國泰萊三氯蔗糖公司果然以泰萊公司5項涉及三氯蔗糖、三氯蔗糖中間體的制造方法專利被侵犯(分別是第4980463號專利、第5498709號專利、第7049435號專利、第5470969號專利和第5034551號專利)為由向ITC提起訴訟,將包括中國三家三氯蔗糖生產(chǎn)企業(yè)的國內(nèi)外25家貿(mào)易商告上美國法庭,要求對被告企業(yè)發(fā)起“337調(diào)查”并發(fā)布永久性普遍排除令和禁止令。
一向關(guān)注美國市場動向的安立軍也在第一時間就得知泰萊對25家中外企業(yè)發(fā)起“337調(diào)查”的事情。當(dāng)初自己雖然預(yù)料到了泰萊公司會就專利侵權(quán)對外來企業(yè)提起訴訟,但沒想到會來得這么快,竟在本公司三氯蔗糖產(chǎn)品未能大舉“進(jìn)軍”歐美市場之前。事實(shí)上,此次被告企業(yè)名單中自然也沒有捷康的名字。究竟是按原有的準(zhǔn)備主動申請加入訴訟呢,還是本著多一事不如少一事的態(tài)度坐等觀戰(zhàn)呢?一道選擇題就這樣擺在了安立軍面前。
依照“337條款”規(guī)定,如果被起訴的中國企業(yè)中有一家敗訴或棄權(quán),泰萊就有可能要求ITC對中國整個三氯蔗糖生產(chǎn)行業(yè)發(fā)出普遍排除令;如果被起訴的三家中國企業(yè)全部勝訴,那么在法律上被證明不侵權(quán)的產(chǎn)品將會得到客戶的優(yōu)先選擇,捷康也會變相失去市場機(jī)會。
權(quán)衡再三,兩種不主動應(yīng)訴的結(jié)果安立軍都不愿意見到,既然其他企業(yè)無法代表捷康的利益,何不由捷康自己來爭取在國際上的發(fā)言權(quán)?何況,捷康手中握有多項三氯蔗糖生產(chǎn)工藝專利,擁有自主的知識產(chǎn)權(quán),在一年多的準(zhǔn)備過程中,也已對美國聯(lián)邦法律和ITC法律程序的基本要求有了詳細(xì)的了解和充分的研究,并且和美國律師就相關(guān)問題進(jìn)行了討論,制定了一套完整的應(yīng)訴方案。
另外,安立軍和他的團(tuán)隊也考慮到,過去,中國企業(yè)在面對美國“337調(diào)查”時往往選擇消極避訴,美國企業(yè)絕不會想到如今竟會有中國企業(yè)愿意“趟渾水”,主動申請加入訴訟,再加上自身充分的材料和證據(jù)準(zhǔn)備,“一定能打泰萊一個措手不及”。
“2000多萬元的付出,換來市場地位提升”
訴訟的勝利,讓捷康一夜成名。從過去的名不見經(jīng)傳變身為出口龍頭企業(yè),相比訴訟前,市場地位有了大幅提升。
一波三折。2007年7月5日,懷著100%勝訴信心的安立軍向美國ITC提交主動加入ITC關(guān)于三氯蔗糖“337調(diào)查”的申請,這馬上就引起泰萊公司對捷康提起主動應(yīng)訴資格的質(zhì)疑。
泰萊公司律師提出,據(jù)ITC相關(guān)條款規(guī)定,參加訴訟的企業(yè)必須滿足四項條件:分別是在ITC規(guī)定時間內(nèi),及時提出訴訟申請;正在進(jìn)行的337調(diào)查的確跟申請企業(yè)有確實(shí)的利害關(guān)系;將來的調(diào)查結(jié)果可能會損害申請參加訴訟企業(yè)的利益;通過現(xiàn)有被告的勝訴無法潛在保護(hù)申請企業(yè)的合法權(quán)益。而訴訟法發(fā)起時,捷康并沒有三氯蔗糖產(chǎn)品出口到美國,且將來進(jìn)入美國市場的可能性也不大,泰萊公司律師表示,希望ITC能取消捷康申請加入訴訟的資格。
對泰萊公司的這一說辭,董海鋒早有準(zhǔn)備。他拿出2006年1月以來捷康公司向美國出口三氯蔗糖的記錄,證明事實(shí)并非如泰萊所述,捷康自建廠以來,一直有通過貿(mào)易公司向美國市場輸入三氯蔗糖產(chǎn)品,只是因?yàn)楣境闪r間較短,生產(chǎn)工藝等各方面都處于調(diào)試階段,出口量略小于其他被起訴企業(yè)而已。
泰萊試圖將捷康擋在實(shí)體訴訟外的“陰謀”沒有達(dá)成。提出申請一個多月后的8月15日,ITC正式批準(zhǔn)鹽城捷康三氯蔗糖制造有限公司主動加入的申請,至此,歷時一年之久,捷康單方花費(fèi)2000多萬元人民幣的中美企業(yè)直接對決正式拉開大幕。
整個訴訟答辯過程中,泰萊轉(zhuǎn)變方向,將矛頭直指捷康目前正在使用的五項生產(chǎn)技術(shù)侵犯了泰萊持有的有效專利。因?yàn)樵谥鲃討?yīng)訴之時,安立軍雖為手中的多項技術(shù)申請了專利,但一項專利從申請到最終批復(fù)、授予專利需要至少三年,而捷康建廠至今也不過區(qū)區(qū)兩年,申請的專利尚沒能拿到專利證書。
另外,專利法中明確寫明,專利的認(rèn)定需要具有新穎性和創(chuàng)新性,申請在先的一方在法律上占有絕對優(yōu)勢;且專利的保護(hù)也具有地域性,在所在國申請的專利只有在當(dāng)?shù)夭拍苡行В坏┳叱鰢T,則需要在目的國重新申請才能繼續(xù)維持專利有效。而泰萊公司1976年就為三氯蔗糖生產(chǎn)技術(shù)申請了專利,至今已使用了將近20年。
對于泰萊所持的理由,董海峰和他的律師團(tuán)隊則持完全駁斥的態(tài)度,他們認(rèn)為,雖然現(xiàn)在中國整體科技力量趕不上美國,但并不排除在特定領(lǐng)域中國有超過美國的可能,本案中,捷康在生產(chǎn)三氯蔗糖的部分工藝就已經(jīng)走在了美國的前列。盡管在技術(shù)研發(fā)時,捷康的確借鑒了美國方面先進(jìn)技術(shù)的經(jīng)驗(yàn),但卻是通過與美國廠商專家定期互訪交流和高薪聘請相關(guān)專家作為技術(shù)指導(dǎo)顧問等正常渠道進(jìn)行的單純技術(shù)交流。
而對捷康公司本身的研發(fā)力量,董海峰也有相當(dāng)?shù)男判摹KX得以捷康在國內(nèi)三氯蔗糖產(chǎn)業(yè)數(shù)一數(shù)二的研發(fā)力量,一定不會做出侵犯泰萊工藝專利的行為。可能從技術(shù)創(chuàng)新方面,捷康整體超過泰萊的可能性不大,但是在某一個技術(shù)點(diǎn)上(精確到某一個固定溫度和反應(yīng)點(diǎn))實(shí)現(xiàn)突破則是非常有可能的,而專利保護(hù)的就是這樣一個技術(shù)點(diǎn)。
北京時間2008年9月23日,按照美國國際貿(mào)易委員會的程序,美國ITC初步裁決表明,鹽城捷康三氯蔗糖制造有限公司出口到美國的產(chǎn)品,沒有發(fā)現(xiàn)觸犯337條款。ITC同時還宣告泰萊公司的一些涉案專利無效,并且涉案的美國第4980463號專利不存在相關(guān)國內(nèi)工業(yè)。
根據(jù)此裁定,泰萊公司不僅指控他人侵權(quán)不成立,而且還丟掉了涉案專利,甚至都不是一個合格的原告。因?yàn)楦鶕?jù)美國法律規(guī)定,作為337案件的原告,至少要符合兩項條件:一是要擁有美國專利,二是要在美國實(shí)施了涉案專利,即存在國內(nèi)工業(yè)。如果不符合上述條件中的任何一項,就沒有資格提起337訴訟。消息一出,泰萊公司股票當(dāng)天下跌15%!
訴訟的勝利,讓捷康一夜成名。從過去的名不見經(jīng)傳躍升為現(xiàn)在三氯蔗糖全國出口第一,相比訴訟前的全國二十幾位的排名,市場地位有了大幅提升。
4月7日美國官方網(wǎng)站發(fā)布ITC最終裁決:鹽城捷康公司生產(chǎn)工藝不侵犯美國泰萊公司的專利。備受業(yè)內(nèi)各界人士關(guān)注的知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)案,終以中方勝訴落幕。鹽城捷康公司也成為首例在美國337知識產(chǎn)權(quán)調(diào)查中主動加入并勝訴的企業(yè)。
“2000多萬人民幣的付出,不僅沒有為捷康帶來損失,還換來了全球第二大三氯蔗糖供應(yīng)商的市場地位、出口歐美的‘永久通行證’及主動應(yīng)訴所帶來的20年時間成本,市場機(jī)會估值200多億元。”安立軍對記者說。